Contrefaçon de marque et usage antérieur d’un signe de portée locale

Grégoire HADOT - PERICARD, 30/04/2020

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé, à la demande de la société MFM Développement, titulaire des marques verbales « MFM » et « MFM-Montmartre », le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9 février 2017.

Celui-ci avait prononcé, après avoir constaté des actes de contrefaçon à l’encontre d’une association et de plusieurs sociétés situées dans des départements d’outre-mer, pourtant titulaires de la marque « MFM TV », l’interdiction de faire « usage de la dénomination «  MFM  » ou  «  MFM Radio  » ou  » MFM TV  » à quelque titre que ce soit aux fins de désigner une activité radiophonique et/ou télévisuelle accessible sur le territoire métropolitain ».

La Cour, tout comme le Tribunal, semble ainsi avoir fait application des nouvelles règles posées par la récente ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, codifiée à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Il ressort, en effet, de ce texte qu’« une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus ».

De sorte que si une action en contrefaçon peut être exercée à l’encontre même du titulaire d’une marque, celui-ci peut néanmoins prouver un usage antérieur du signe, ainsi que la connaissance de celui-ci au niveau local, pour que l’action soit rejetée.

Dans ce litige relatif aux marques MFM, les sociétés attaquées n’ont pas été en mesure de démontrer une utilisation de ces signes sur les territoires concernés, avant la date d’enregistrement de ces marques. La Cour d’appel de Paris a donc confirmé l’existence d’actes de contrefaçon (voir l’arrêt pour en savoir plus sur les autres griefs).

Cet arrêt démontre à nouveau l’importance pour les titulaires de marques, et plus généralement les titulaires de signes distinctifs, de se prémunir autant que possible de preuves d’usage.

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